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<9> 미국특허출원에서 정확한 발명자 기재의 중요성

편집부

기사입력 2021-02-09 10:55     최종수정 2021-03-24 11:15 프린트하기 메일보내기 스크랩하기 목록보기   폰트크게 폰트작게


                                                   미국특허청 캠퍼스

모든 특허출원서에는 발명자의 이름을 기재하도록 하고 있다.  미국출원의 경우에는 소위 “발명자 선언서”가 요구되는데, 출원서류에 설명된 발명을 한 사람이라고 진정으로 믿고 있고, 미국특허청에 발명의 특허성과 관련된 모든 정보를 개시(disclose)할 의무가 있음을 인지하고 있음을 확인하는 내용과, 선언서에 포함된 내용이 거짓인 경우 특허권이 무효로 되거나 벌금을 받을 수 있음을 알고 있음을 확인하는 내용을 포함하고 있다. 

누가 발명자인가

미국특허법에서는 “청구항 (claim)”에 기재된 발명의 아이디어를 착상하고 (“conception”) 그 아이디어를 구현할 수 있도록 완성하는데 (“reduction to practice”) 공헌을 한 개인을 발명자로 정의한다.   따라서, 최초 출원 서류에 적힌 발명자와, 출원의 심사 도중에 청구항의 범위가 바뀌는 것에 따라 특허등록 시의 발명자가 상이할 수 있고, 혹은 분할 출원에 포함된 청구항이 원 출원과 다름으로 인하여 발명자의 정정이 필요해지는 경우가 발생할 수 있다.   한편, 누군가의 지시를 받아 그에 따라 단순히 실험만을 하거나 제작을 한 개인은 발명자로 인정되지 않는다.  

따라서, 예를 들어 어느 대학원에서 교수가 아이디어를 내어 특정의 실험을 대학원생이나 연구원에게 구체적으로 지시하고, 대학원생/연구원이 그에 따라 그대로 실험을 시행만 한 경우, 그 대학원생이나 연구원은 미국특허법 상으로는 발명자가 아니다.   마찬가지로, 연구소장이 연간 연구목표만 제시하고, 구체적인 아이디어나 그 아이디어를 구현하기 위한 구체적인 수단/방법을 제시하지 않은 경우, 그 연구소장은 발명자가 아니다. 하지만, 대학원생이 실험을 하다 어떤 문제를 발견하고 그 문제를 해결할 수 있는 안을 제시하여 발명을 완성시킨 경우, 그 대학원생은 진정한 발명자로 된다. 
한편, 출원서류나 특허증에 발명자로 적혀있지 않더라도, 위에 정의한 바와 같이 발명에 공헌을 한 경우 (물론 그 공헌이 서면 증거에 의해 입증되는 경우)에는 진정한 발명자로 인정받고 특허권의 공동소유자로서 권리를 가질 수 있다.

잘못된 발명자 기재가 가져올 수 있는 피해

2012년 미국특허법이 개정되기 이전에는 발명자만이 출원을 할 수 있었고 특허를 받을 권리가 있었다. 물론 대부분의 직무발명의 경우, 근로계약서에 직무발명을 회사에 양도하는 내용이 포함되어 있거나 직무발명의 출원권리 및 특허권의 소유권은 회사에 속한다고 하는 규정이 포함되어 있어, 그에 따라 “양수인(assignee)”의 자격으로 미국출원을 진행할 수 있었다.  

하지만, 이 경우에도 발명자가 “직무발명을 회사에 양도할 것에 동의한다 (employee agrees to assign)” 혹은 “직무발명을 회사에 양도하겠다 (employee will assign)”등의 문구 등은  미국법원에서는 직무발명을 실제 양도한 것으로 인정하지 않음으로 인하여, 양도증에 서명하지 않은 발명자 A가 특허에 대한 권리를 회사와 공유하게 되는 경우가 있었다.  이 경우, 특허권자 회사가 특허를 침해하는 제 3자를 대상으로 하여 특허침해 소송을 하는 경우, 그 제3자 피고가  발명자 A로부터 라이센싱을 받으면 해당 특허침해 소송이 더 이상 지속될 수 없게 되는 경우가 생긴다.   이런 상황은 출원서류에 발명자로 이름이 적혀있으면서 양도증에 서명을 하지 않은 경우뿐만 아니라, 실제 발명자임에도 불구하고 출원서류/특허에 발명자로 기재되지 않은 경우에도 발생할 수 있다.   

출원서류나 특허증에 발명자로 기재되어 있지 않더라도 특허청구항에 기재된 발명의 착상과 완성에 공헌을 한 사람이면 발명자로 인정되고 특허권자로서의 권리를 가질 수 있기 때문이다. 따라서, 회사가 특허를 침해하는 경쟁회사를 상대로 침해소송을 시작한 후, discovery 과정을 통해 진정한 발명자 중 누군가가 발명자로 기재되어 있지 않은 것이 발견된 경우, 그 경쟁회사는 그 발명자를 찾아 라이센싱을 받음으로써 침해소송을 소멸시킬 수 있다. 

이는 미국특허법에서는, 계약에 의해 공동특허권자의 권리행사에 대해 동의를 받을 것을 정하지 않은 한, 모든 공동특허권자는 그 소유권 지분의 크기에 관계없이 타 특허권자의 동의 없이 자유롭게 특허권을 행사할 수 있기 때문이다. 

더불어, 만약 진정한 발명자를 고의적으로 누락하거나 발명자가 아닌 사람을 고의적으로 발명자로 기재한 경우, 특허권의 행사가 불가능 (unenforceable)하게 되거나 특허가 무효로 될 수 있는 위험도 있다. 

한편, 동일한 청구범위에 대해 여러 나라에서 특허출원을 진행하는 경우 경우, 국가 별로 발명자가 일치하도록 유지하는 노력이 필요하다.  또한 제1국 출원에서 기록으로 남겨진 출원인의 의견서는 타국 출원에서 불리하게 작용할 수도 있으므로 주의를 기울일 필요가 있다.  예를 들면, Harvard 대학교/Broad Institute와 캘리포니아 대학 사이의 CRISPR 특허 분쟁은 미국 뿐만이나 유럽 및 다른 여러 나라에서도 진행되고 있다.   

Broad Institute는 유럽특허청에서 있었던 이의신청 과정 중에 (2016년), 파리조약 상의 우선권을 인정받기 위한 목적으로 PCT 출원서류에 발명자로 기재되어 있지 않은 몇몇 연구원들이 발명에 공헌을 했다고 하는 선언서를 제출한 바 있다.  그런데 이들 연구원들의 이름은 Broad Institute 특허에 발명자로 기재되어 있지 않다.   현재 미국특허청 심판원에서 진행중인 Harvard대학교/캘리포니아 대학교 사이의 interference에서 제기된 Harvard특허무효 사유 중의 하나가 바로 이 발명자 누락이다. 

발명자의 정정 

가출원에 대해 혹은 정규 출원의 심사 과정 중에 발명자 정정신고를 하여 발명자를 정정할 수 있는데, 누락된 발명자의 추가, 발명자 순서의 정정, 혹은 발명자 삭제 등의 정정이 모두 가능하다.  그리고 특허등록이 된 이후에도 Certificate of Correction (간단한 오류 정정)이나 reissue application(발명자 추가 혹은 삭제)을 통하여 발명자 정정이 가능하다.   

2012년   미국특허법이 개정되면서 양수인 (예를 들면, 회사)이 특허출원을 할 수 있도록 (즉, 출원인으로 기재) 하게 하면서,  직무발명의 경우 개정전 법 체계하에서와 비교해서는 상대적으로 편리하게 회사가 출원을 할 수 있게 된 측면이 있지만, 미국특허출원에 있어서 청구하에 기재된 발명의 착상과 완성에 공헌을 한 사람들을 정확하게 파악하여 발명자로 기재하고 그 공헌내용을 기록에 남기는 것이 중요하다.  

Substitute Statement

2012년 개정된 미국특허법에서는 발명자 선언서를 받을 수 없는 경우 (예를 들어, 발명자 사망, 발명자가 서명 거부, 혹은 발명자 거취 불명), 직무발명을 양수받을 권리가 있는 회사가 발명자 선언서 대신 substitute statement를 제출할 수 있도록 하고 있다.  이 경우, 발명자가 퇴직한 경우, 퇴직한 사실 자체 만으로는 발명자 거취 불명으로 인정받지 못하고, 회사가 퇴직 발명자의 마지막 주소 혹은 연락처를 이용하여 diligent efforts를 기울였음에도 불구하고 연락이 닿지 않은 경우에만 substitute statement를 제출할 수 있도록 하고 있다.  

특허심사 과정 중에는 diligent effort를 보여주는 증거의 제출을 요구하지 않지만, 향후 특허권 행사 (예, 라이센싱 계약이나 소송)에 있어서는 diligent effort가 있었음을 확인하는 기록이 존재할 것이 중요하기 때문에, 퇴직 발명자에 대해 손쉬운 방법으로 substitute statement를 사용하는 것은 피하여야 한다. 

<필자소개>
이선희 변호사는 30여년 동안 한국과 미국에서, 특허출원 뿐만 아니라, 특허성, 침해여부, 및 Freedom-to-operate에 관한 전문가 감정의견을 제공하는 서비스를 해오고 있다. 또한 생명과학, 의약품, 및 재료 분야 등에서 특허출원인이 사업목적에 맞는 특허 포트폴리오를 만들 수 있도록 자문을 하고 있다. 이 변호사는 한미약품이 아스트라제네카를 대상으로 하여 승소하였던 미국뉴저지 법원의 에스오메프라졸 ANDA 소송을 담당하기도 하였다.



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