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<14> 직무발명 소유권 분쟁 – 과욕은 금물? 지나치게 광범위한 직무발명 규정의 문제점

편집부

기사입력 2021-04-21 12:35     최종수정 2021-04-21 12:57 프린트하기 메일보내기 스크랩하기 목록보기   폰트크게 폰트작게


고용계약서에 “(직무)발명은 고용주의 소유권이다 (invention …. is the property of the company)” 혹은 “발명을 회사에 양도한다 (I hereby assign the invention to Company)”라고 하는 규정을 포함시킴으로써, 별도 양도서류 없이도 직무발명의 소유권을 입증할 수 있다. 
 
그런데 고용계약서가 사적인 계약을 다루는 것으로 계약 당사자들이 합의하는 바에 따라 무엇이든 정할 수 있다고 하더라도, 그 계약은 관할 지역의 법의 적용을 받게 되고, 따라서 법에 따라 계약의 적법성 혹은 유효성이 다투어질 수도 있다.

2020년 11월 미국연방순회항소법원 (Federal Circuit)은 Whitewater West Indus. v. Richard Alleshouse and Yong Yeh사건에서, 퇴직 후 발명 (post-employment invention)까지도 직무발명의 범위에 속하도록 한 고용계약 규정을 캘리포니아 주법에 의거하여 무효라고 판단한 바 있다. 

Richard Alleshouse는 Wave Loch, Inc. (본 사건 항소인인 Whitewater West Indus.의 전신)에서 근무하다 퇴직 후 곧바로 Yong Yeh와 함께 Pacific Surf Designs Inc.라고 하는 회사를 설립하고 물줄기를 조절할 수 있는 노즐과 이를 이용하는 물놀이 공원 놀이장치를 발명하고 특허를 획득하였다.  총 세건의 특허를 쵝득하였는데, 이 특허들에는 Alleshouse와 Yeh 두 사람이 발명자로 기재되어 있다. 

이에 대해 Whitewater는 Alleshouse가 Wave Loch와의 고용계약을 위반하였고, 또 특허에 발명자로 기재된 Yeh는 진정한 발명자가 아니므로 발명자에서 삭제할 것을 요청하는 소송을 캘리포니아 남부지방법원에 제기하였다.  Alleshouse와 Wave Loch 사이의 고용계약은 다음과 같은 규정을 포함하고 있었다:

a. Assignment: Employee agrees that all right, title and interest in all
inventions … that Employee conceives or hereafter may make or conceive …

(a) with the use of Company’s time, materials, or facilities; or (b) resulting
from or suggested by Employee’s work for Company; or (c) in any way
connected to any subject matter within the existing or contemplated business
of Company 

shall automatically be deemed to become the property of Company as soon as made or conceived, and Employee agrees to assign to Company, its
successors, assigns, or nominees, all of Employee’s rights and interests in said
inventions, improvements, and developments in all countries worldwide.
Employee’s obligation to assign the rights to such inventions shall survive the
discontinuance or termination of this Agreement for any reason. 

Whitewater는 위 조항 (c)에 따라 Allehouse가 퇴직 직후 만든 발명은 자동적으로 회사의 소유권이라고 주장한 것이다.   

캘리포니아 지방법원은 Alleshouse가 고용계약을 위반하였고 또 Yeh는 발명자가 아님에도 발명자로 기재되어 있다고 판단하였다.  만일 지방법원의 이런 판결이 확정된다면, 비록 발명은 퇴직 후에 시작되고 완성되었지만, 세 건의 특허가 모두 전-고용주인 Whitewater의 소유권으로 되게  되는 판이었다.   

하지만 연방순회항소법원은, 적법한 직업이나 거래행위를 하는 것을 제한하는 계약은 모두 무효라로 규정하고 있는, 캘리포니아의 Business and Profession Code 제 16600조에 근거하여, 퇴직 후 발명의 자동적인 권리 이전을 규정하는 위 (c) 조항은 위법이고 무효 (void)라고 판단하였다.  원래 퇴직 직원의 자유로운 직업 선택/기업행위 등을 제한하지 못하도록 하는 것을 주목적으로 하는 법률인데, 연방순회항소법원은 이 법률을 직무발명의 소유권 이전으로 확장 적용시킨 것이다.  
Whitewater가 소송의 근원으로 삼은 고용계약의 자동 소유권 이전 규정 (c)가 무효라고 인정 됨에 따라, Whitewater는 전 직원인 Alleshouse가 퇴직 후 만든 발명에 대한 소유권을 갖지 못하고, 이 때문에 3건의 특허에 기재된 발명자들이 진정한 발명자인지의 여부에 대하여 다툴 권리 (standing)도 없게 되어, 소송은 Alleshouse의 승리로 끝난다. 

회사의 입장에서는 가능한 넓은 범위로 회사의 업무와 관련된 발명이나 개량을 회사의 소유로 하고 싶기도 하겠지만, (c)항과 같이 고용기간 동안의 직무 행위의 결과로 시작된 것도 아니고, 퇴직 후 시작된 발명에 대하여까지 소유권을 주장하는 규정은 직원에게는 부당하고 불공평하다고 생각한다.  하지만 (b)항에서처럼 발명이 고용 기간 동안의 직무의 결과로부터 파생된 것인 경우에는 발명이 퇴직 후 이루어졌어도 대부분의 고용계약이 고용주가 소요권을 갖는 것으로 규정하고 있다.  

이 경우에도 발명의 착상이 고용기간 동안에 이루어졌는지 퇴직 후에 이루어졌는지, 직무행위의 산물로 시작된 것인지, 직무행위와 관계없이 업무 외적인 활동으로 얻어진 것인 지 등, 이해관계에 따라 상이하게 주장될 수 있는 여지는 많다.

<필자소개>
이선희 변호사는 30여년 동안 한국과 미국에서, 특허출원 뿐만 아니라, 특허성, 침해여부, 및 Freedom-to-operate에 관한 전문가 감정의견을 제공하는 서비스를 해오고 있다. 또한 생명과학, 의약품, 및 재료 분야 등에서 특허출원인이 사업목적에 맞는 특허 포트폴리오를 만들 수 있도록 자문을 하고 있다. 이 변호사는 한미약품이 아스트라제네카를 대상으로 하여 승소하였던 미국뉴저지 법원의 에스오메프라졸 ANDA 소송을 담당하기도 하였다.
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